文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　王曉

摘要：商標只有使用才能發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能，商標使用是維持商標權(quán)效力的前提，是商標權(quán)人向第三方主張侵權(quán)救濟的基礎(chǔ)。新《商標法》對于商標使用尚無明確的界定標準，本文結(jié)合現(xiàn)有立法及司法實踐，簡要分析商標使用的主體、對象及實際使用的界定。

　　關(guān)鍵詞：商標專用權(quán)；實際使用；商標侵權(quán)；

　　商標最基本的功能是識別，即將商標所有人的商品或服務(wù)與其他人提供的同類商品或服務(wù)區(qū)別開來。但是，只有在商業(yè)活動中使用，商標才能發(fā)揮其識別作用。雖然世界上大多數(shù)國家都選擇了商標權(quán)注冊取得制度，但是，從根本的意義上說，商標權(quán)不是注冊出來的，而是通過使用建立起來的。因此，采取注冊取得制度的國家和地區(qū)的商標法無例外地都對注冊人有“使用注冊商標”的要求，注冊商標連續(xù)一定期間不使用，該注冊商標可被撤銷。①

　　此外，如果商標權(quán)人在相當期限內(nèi)不行使其權(quán)利，他人因信賴商標權(quán)人不履行其義務(wù)或者不知道商標權(quán)人權(quán)利的存在而使用了該商標，這時商標權(quán)人如果再行使商標權(quán)，起訴他人侵犯其商標權(quán)利，對在后商標使用人來說非常的不公平，也不符合誠實信用原則。②因此，部分國家商標法更明確規(guī)定，如注冊商標連續(xù)幾年未使用，注冊商標所有人將無權(quán)對第三人使用相同或近似商標主張侵權(quán)救濟。如德國商標法規(guī)定如果商標所有人在提出侵權(quán)請求之前 5 年內(nèi)，沒有進行商標使用的，則該商標所有人無權(quán)請求禁令救濟、損害賠償金，也無權(quán)提出銷毀請求。③我國在2013年新修訂的商標法中也增加了一條類似規(guī)定，④將商標未實際使用作為對抗商標權(quán)人侵權(quán)訴求的有效理由，但是對于實際使用的界定，新《商標法》雖在第48條⑤專門加以規(guī)定，但該條款仍沿襲原《商標法實施條例》，僅僅規(guī)定了商標使用的形式，對商標使用的主體，商標使用的商品范圍、地域范圍，商標使用行為是否處于商標權(quán)人的控制之下，是否是真實有效的使用等實踐性問題，仍未有明確規(guī)定。

　　為更好的適用新《商標法》第64條，本文結(jié)合新《商標法》其他條款、《商標法實施條例》及相關(guān)司法解釋，參考其他國家立法規(guī)定，拋磚引玉，簡要說明一下新法規(guī)定的“商標使用”在我國現(xiàn)行立法框架下應(yīng)如何解釋才能更好的平衡注冊商標權(quán)人與被訴侵權(quán)人的利益。

　　一、商標使用的主體

　　《德國商標法》第26條第(1)項規(guī)定：“以對因注冊商標所產(chǎn)生之請求權(quán)的主張或注冊的持續(xù)有效取決于商標已投入使用為限，商標必須由其所有人在國內(nèi)真實使用于其所為之注冊的商品或服務(wù)之上，但對未使用存在正當理由的除外?！薄度毡旧虡朔ā返?0條規(guī)定：“商標權(quán)人、專用使用權(quán)人以及一般使用權(quán)人連續(xù)三年以上在日本國內(nèi)對各指定商品以及指定服務(wù)未使用注冊商標時，任何人都可以要求就撤銷該商標注冊的審判。”不使用撤銷制度中商標的使用義務(wù)本質(zhì)上都是一國商標法對商標注冊人或商標權(quán)人的要求。從德國、日本的規(guī)定來看，也是將使用的主體限定為“其所有人”(德國)或者“商標權(quán)人、專用使用權(quán)人以及一般使用權(quán)人”(日本)，因此不難推出，商標的使用主體一般要求是商標所有人、注冊人或者得到授權(quán)的許可使用權(quán)人，才能滿足維持商標注冊的“使用”要求。

　　我國新法第64條規(guī)定的商標實際使用主體是“注冊商標專用權(quán)人”，依據(jù)2010年4月20日出臺的最高人民法院的司法解釋《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》之規(guī)定：“商標權(quán)利人自行使用，許可他人使用以及其他不違背商標權(quán)利人意志的使用，均可認定屬于實際使用行為”。據(jù)此可推知，商標使用的主體可以是商標權(quán)所有人、獨占許可使用權(quán)人、普通許可使用權(quán)人及其他不違背其意志的使用人。但是，不違背其意志的使用應(yīng)如何解釋，不違背其意志是否以商標權(quán)人知曉他人使用為前提？如何證明不違背其意志，是否需要商標權(quán)人作出明確同意的意思表示，還是商標權(quán)人知曉并容忍他人一直使用便可證明不違背其意志？事先未經(jīng)商標權(quán)人同意，事后追認能否認定為商標專用權(quán)人的使用，從而產(chǎn)生維持商標專用權(quán)的效力？對此，筆者認為不妨參考澳大利亞聯(lián)邦最高法院在Gallo公司訴Lion Nathan公司“Barefoot”商標侵權(quán)案中的判決意見。在上述案件中，澳大利亞地方兩審法院均認為非由Gallo公司控制的進口，不能視為Gallo公司的商標使用行為，不能視為‘Barefoot’商標在澳大利亞的使用基礎(chǔ)。因此，也就不能作為Gallo公司主張他人侵權(quán)的前提。但澳大利亞聯(lián)邦最高法院最終推翻了地方法院的判決，認為“商標權(quán)人使用義務(wù)的滿足‘不以商標權(quán)人對使用的實際知曉或授權(quán)’為前提；即使商標權(quán)人對于這一商標的使用行為并不知情，依然構(gòu)成商標的使用。⑥

　　二、商標使用的實際性

　　商標必須實際投入使用，和消費者發(fā)生接觸，才能發(fā)揮其指示商品來源的作用。而如果商標未實際投入使用，也就無法發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能，更談不上產(chǎn)生混淆的可能了。因此，新法第57條第2款⑦將“混淆可能性”作為商標侵權(quán)認定的標準，與新法第64條要求商標權(quán)人必須將商標實際投入使用才能獲得侵權(quán)救濟相得益彰。對于實際使用的界定，《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中指出“沒有實際使用注冊商標，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標注冊信息的公布或者對其注冊商標享有專用權(quán)聲明等的不宜認定為商標的使用”。因為，轉(zhuǎn)讓或許可以權(quán)利本身為交易標的，但維持商標專用權(quán)的使用必須以商標為對象?？傊?，商標的使用不能脫離商品和服務(wù)。

　　很多國家立法中明確規(guī)定商標的使用必須是在商業(yè)活動中真實而有效地使用。如美國1996年《蘭哈姆法》明確規(guī)定商標的“商業(yè)上使用”指在一般貿(mào)易通常過程中真誠地（bona fide use）加以使用，而非僅為保留其權(quán)利目的的使用；德國《商標法》第26條第（1）款明確規(guī)定，“以商標使用為理由對任一注冊商標或注冊之維護提出主張者，該商標應(yīng)由權(quán)利人于國內(nèi)就其注冊所表彰之商品或服務(wù)為真實之使用，但有正當理由不使用者，不在此限”。相較于美國、德國對商標使用“真誠”或“真實性”的要求，我國規(guī)定的“實際使用”標準似乎不那么強調(diào)使用人的真實意圖，也未明確將僅為保留權(quán)利為目的的使用排除在“實際使用”之列。

　　但是，在實踐中不乏法院要求商標使用具有真實性而非僅為保留商標權(quán)利的判例。例如，在杭州油漆公司訴商標評審委員會及金連琴“大橋DAQIAO及圖”商標復審糾紛案中，北京高級人民法院認為：在復審3年期間里，使用復審商標的商品銷售額僅為1800元，并僅有一次廣告行為投放于在全國發(fā)行量并不大的《湖州日報》上，且上述銷售及廣告行為均發(fā)生在復審三年期間的最后三個月，故復審商標的上述使用系出于規(guī)避《商標法》第44條的規(guī)定以維持其注冊效力的象征性使用行為，而不是出于真實商業(yè)目的使用復審商標。因此，該行為不足以產(chǎn)生維持復審商標注冊的效力。⑧

　　此外，對于上述以維持注冊為目的，在撤銷期內(nèi)特殊期間所進行的“緊急使用”，部分國家立法明確規(guī)定不應(yīng)產(chǎn)生維持商標專用權(quán)的效力。例如，意大利《商標法》第42條明確規(guī)定：“如果商標所有人只是得知商標的訴請或反訴將要提出之時才準備開始或重新開始使用商標的，該使用無效?！狈▏吨R產(chǎn)權(quán)法典》第714-5條也規(guī)定：“注冊人如果是在其得知可能會有失效訴訟，并在該訴訟前3個月中進行使用的，該使用無效?！绷硗?，如日本《商標法》也規(guī)定連續(xù)3年未使用的商標在他人提出撤銷申請之日前往前推3個月的使用無效。

　　三、商標使用的對象

　　商標權(quán)人應(yīng)將商標在核定使用的商品或服務(wù)上使用，如使用在核定的商品或服務(wù)之外，不視為注冊商標的實際使用。商標權(quán)人僅在核定的部分商品或服務(wù)上使用注冊商標的，若在其余部分商品或服務(wù)上商標不使用狀態(tài)達到法定期間，就未使用部分商品或服務(wù)的商標專用權(quán)仍面臨消滅的風險。如《商標法實施條例》第41條規(guī)定：“商標局、商標評審委員會撤銷注冊商標，撤銷理由僅及于部分指定商品的，撤銷在該部分指定商品上使用的商標注冊?！?

　　在實踐中，部分企業(yè)為了防止他人使用或注冊與自己商標近似的商標，對其核心商標注冊防護性商標若對防護性商標嚴格適用《商標法實施條例》第41條的標準，會增加企業(yè)的使用義務(wù)和成本，使得防護性商標制度的“防衛(wèi)”功能削弱。但若對防護性商標使用要求放寬，也會使得商標申請及注冊量虛高，同時妨礙了他人對商標的選擇自由。2010 年《商標審理標準》對這一問題予以一定程度的修正，規(guī)定：“商標注冊人或者被許可使用人在指定使用的一種商品上使用注冊商標的，在與該商品相類似的商品上的注冊可予以維持?！币虼耍虡怂腥嗽诤硕ǖ牟糠稚唐坊蚍?wù)上使用注冊商標的，商標所有人就該商標在與該商品相類似的商品上的注冊也可以予以維持，但不及于未實際使用該商標的其他服務(wù)和不相類似的商品范圍。⑨

　　新法第64條規(guī)定的“實際使用”的對象也應(yīng)做如上解釋，即商標必須在其核定的商品或服務(wù)范圍內(nèi)使用，如僅在部分商品或服務(wù)上使用注冊商標，可以就其使用的相同或近似商品或服務(wù)向他人提出侵權(quán)請求，但不能因他人使用不相類似商品或服務(wù)提出侵權(quán)請求。如此解釋也符合商標法第57條“混淆可能性”的侵權(quán)認定標準。

　　結(jié)語

　　綜上所述，商標必須實際投入使用，和消費者發(fā)生接觸，才能發(fā)揮其指示商品或服務(wù)來源的作用。商標使用的主體是商標權(quán)所有人、獨占許可使用權(quán)人、普通許可使用權(quán)人及其他不違背其意志的使用人；商標的使用必須是在商業(yè)活動中真實而有效地使用而非僅為保留商標權(quán)利，在知曉他人即將提出侵權(quán)請求后而進行的緊急使用不能視為實際使用；如商標僅在部分商品或服務(wù)上使用，只能以該部分商品或服務(wù)，或與之相似的商品或服務(wù)為基礎(chǔ)對第三人提出侵權(quán)請求。

　　注釋：

　?、賲⒁娞飼粤幔骸蹲陨虡巳瓴皇褂贸蜂N制度研究》，載《學術(shù)論壇》，2010年第3期，第172頁。

　?、趨⒁妱偅骸渡虡朔ㄉ系纳虡耸褂醚芯俊?，中國政法大學碩士論文，2012年3月，第20頁。

　?、鄣聡渡虡撕推渌麡酥颈Ｗo法》第25條規(guī)定：（1）如果在請求提出之前5年內(nèi)，該商標沒有根據(jù)第26條用于作為賴以提出這些請求的商品或服務(wù)上，只要該商標在此日期前已至少注冊五年，則注冊商標所有人應(yīng)無權(quán)對第三方提出任何第14條、18條和19條所述的請求。（2）原告對第14、18、19所述對注冊商標的侵權(quán)，通過起訴提出請求時，作為對被告異議的回應(yīng)，原告應(yīng)證明該商標在提起訴訟前的5年內(nèi)，已依據(jù)第26條投入使用，并且用于作為其請求基礎(chǔ)的商品或服務(wù)上，只要在次日該商標已至少注冊了五年。如果5年不使用的期限在提起訴訟后屆滿，作為對被告異議的回應(yīng)，原告應(yīng)該證明在庭審程序結(jié)束之前的5年內(nèi)，該商標已經(jīng)依據(jù)第26條投入使用。對該裁定，只應(yīng)考慮使用得到證明的商品或服務(wù)。

　?、苄隆渡虡朔ā返?4條規(guī)定：“注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)曾經(jīng)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任?！?

　?、菪隆渡虡朔ā返?8條規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于商品來源的行為?！?

　?、迏⒁姸劬辏骸栋拇罄麃咮arefoot案對商標“使用”含義的突破及引發(fā)的思考》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》，2011年第5期，第79-83頁。

　?、咝隆渡虡朔ā返?7條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；”

　?、鄥⒁婞S匯：《商標撤銷制度中“使用”界定基本范疇研究》，載《知產(chǎn)產(chǎn)權(quán)》，2013年第6期，第9頁。

　?、釁⒁娭旆?、劉書瓊、張今《商標撤銷制度中“商標使用”的認定》，載《中華商標》，2010年12月，第9頁。