對專利申請文件撰寫規則的理解與撰寫損失

2004-09-22

對專利申請文件撰寫規則的理解與撰寫損失
文/集佳知識產權代理有限公司專利代理人逯長明
代理人對專利法的理解深度和代理經驗，是影響專利申請文件撰寫損失的重要因素。一般認為，如果所撰寫的申請文件能夠達到申請專利的基本目的，且在撰寫申請文件時充分考慮到了保護力度、審查階段的應對、可能出現的無效階段和訴訟階段的應對，以及專利申請的商業應用，并將上述考慮的結果融入申請文件中，就可以初步認為該申請文件可能具有較少或沒有撰寫損失。下面從對專利法的理解角度淺析申請文件的撰寫損失。
一、說明書的撰寫原則對撰寫損失的影響
專利法實施細則和審查指南對申請文件的撰寫有詳細的規定，如果嚴格按照這些規定撰寫申請文件能夠最大限度地減少撰寫損失。然而一些專利撰寫者并沒有深刻理解這些規則，認為專利文件的核心是技術方案本身，其它部分的撰寫好壞不影響專利的保護，代理實踐證明并非如此。
按照審查指南的規定，說明書應當清楚完整，所描述的技術方案能夠實現，其中包括幫助理解技術方案不可缺少的內容、確定技術方案專利性的內容以及再現技術方案的內容，這些內容需要通過名稱、技術領域、背景技術、要解決的技術問題、技術方案、技術效果和具體實施方式表現出來。
對于名稱，最嚴重的撰寫損失是由不能準確反映技術方案的主題導致的。例如一種隨機信號的捕獲方法，其內容描述的卻是信號接入后的處理過程。這樣，名稱所描述的技術主題與技術方案不對應，所帶來的后續階段的行為可能是：（1）在審查等階段的名稱修改；（2）由于主題名稱的修改導致的內容修改。由此將導致的撰寫再投入損失和可能出現的授權時間延誤損失，如果不修改或修改不當，甚至可能由于主題與要表述的內容不一直或修改超范圍而導致申請被駁回。
技術領域的撰寫通常不會給他人帶來什么影響，但卻可能成為自己的障礙。如果領域范圍較寬，會給他人提供在較寬的領域范圍內檢索對比文件的依據，從而增加被否定的可能性；如果領域范圍較窄，則難以在較寬的領域限制競爭對手，達不到申請專利的基本目的。例如，僅僅寫“本發明涉及通信系統”。
背景技術是證明本申請具有專利性的基礎，如果該部分內容與本申請技術方案的針對性不強，則無法合理地推導出現有技術的缺點，因而難以準確地確定本發明要解決地技術問題，更無法保證權利要求的合理且恰當的撰寫。如果該部分僅有幫助理解本申請的內容，不但極易出現前述問題，導致所撰寫的申請文件無法產生有效權利或獲得的權利法律狀態穩定性差或保護范圍變窄，還會在本申請受到專利性質疑時，無法借助該部分內容辨解。例如，沒有有針對性的背景技術或針對性不強，無法限制他人依據其檢索對比技術否定本申請。有最接近的對比技術，不會增加他人否定本申請的機會，但在他人的對比技術界于背景技術和本申請之間且更接近背景技術時，則會有利于申請人專利性的辯解。因此，背景技術撰寫不當只會帶來撰寫損失，而不會增加撰寫增益。
要解決的技術問題是權利要求撰寫的直接依據，來源于對最接近對比技術分析結論的概括總結，對申請文件的創造性評價也將產生影響，其撰寫形式和內容對權利的成立和穩定性都產生影響。例如，未提出本申請能夠解決的問題，可能給競爭對手提出申請的機會而增加與自己競爭的實力；提出要解決的技術問題不當，能夠導致權利要求的保護范圍偏差，降低保護力度；要解決的技術問題描述不當，導致要解決技術問題的表述與權利要求描述的技術方案不對應，從而影響權利要求的存在的合理性或保護范圍。
技術方案和技術效果的因果關系和全面詳細的推理是證明本申請與對比技術相比具有顯著進步的重要方面。另外，技術效果與要解決的技術問題也具有對應關系。上述因果關系的說明、推理的邏輯和效果的多少將影響權利要求的保護范圍。
由于權利要求是技術特征的集合，對于其所描述技術方案的用途、宗旨、功能、原理、作用以及技術方案的再現方式等的詳細說明需要在具體實施方式部分給出，是權利要求和本申請專利性的基礎。其最容易產生的問題是技術方案公開不充分，對權利要求的概括支持不足等問題。專利申請的基本目的能否達到，與本部分的撰寫直接相關。由于本部分公開較多的內容，關系也較復雜，因此極易產生不易暴露的撰寫損失，撰寫內容的邏輯性和關聯性是有效減少撰寫損失的重要措施。
三、權利要求書的撰寫原則和撰寫形式對撰寫損失的影響
權利要求書可能涉及獨立權利要求、從屬（多項從屬）權利要求、并列獨立權利要求等的撰寫。撰寫的關鍵在于使技術方案的諸多特征恰當地分屬于不同的獨立和從屬權利要求，并具有恰當的引用關系，以通過有限數目的權利要求盡可能多的保護不同的技術方案。權利要求的基本撰寫原則是清楚、簡明，在獨立權利要求中記載解決技術問題的必要技術特征，從屬權利要求中記載解決技術問題的附加技術特征，所述附加技術特征可以是對所引用的權利要求的技術特征作進一步限定的技術特征，也可以是附加的技術特征。通常，位于前面的權利要求如果包括有概括的特征，則至少要求2個以上從屬權利要求提供對所述概括的支持。下面舉例說明與撰寫原則和形式有關的撰寫損失。
假設一權利要求書包括：
1、一種XXX方法，其特征在于包括步驟A、B、C和D，其中步驟A－C為公知步驟，步驟D為具有區別特征的步驟。其中：
A.包括概括特征A1和普通特征A2；
B.包括普通特征B1、B2、B3，
D.包括概括特征D1、和普通特征D2、D3；D1包含于D3。
2、如權利要求1所述的XXX方法，其特征在于所述A1為a1。
3、如權利要求1所述的XXX方法，其特征在于所述步驟B進一步為子步驟B1、B2。
4、如權利要求1所述的XXX方法，其特征在于所述D1為d 1。
5、如權利要求1所述的XXX方法，其特征在于還包括步驟E。
上述權利要求書所述的權利要求是依據申請人提供的實際資料撰寫的，以下是對其的撰寫損失分析：
（1）概括不當導致的損失。權利2是對公知特征的限定，因此該權利實質是保護一個實施例。撰寫概括特征A1的理由是：A1為公知特征、具體公開了具體子特征a1。按照撰寫原則，即使公知特征的概括也應有足夠的實施例支持，因此這里A1實際的作用相當于a 1,如果希望A1的作用更大，至少還要公開一個其他的具體子特征a2支持A1。但是這樣仍然存在風險，即，如果他人有證據證明A1的一個具體特征a3不能用于實現本發明，則A1的作用仍然只相當于a1和a2。可見，即使是公知特征的概括也應當提供足夠實施例的支持，這樣才能使概括特征起到期望的作用，否則就會產生概括特征效能降低的撰寫損失。
對于權利4的概括，如果說明書僅公開d1，則D1沒有概括特征的作用，其作用僅相當于d1；如果說明書中還公開了具體子特征d2，如果d2為公知特征，則D1喪失概括特征的作用，其作用仍僅相當于d1，否則應以d2撰寫新的權利要求；由于仍然存在概括特征的其它子特征破壞所述概括特征的可能，所以應當在說明書中盡可能多公開概括特征的具體子特征，即實施例，才可能減少撰寫損失。
（2）從屬權利要求限定不當導致的損失。權利3的本質是對一個特征集合的限定。在一個特征集合中，特征之間的關系復雜，可能呈現并列、包含和/或限定等多種關系，對一個特征集合的限定容易使限定關系變為替代關系，從而使一個從屬權利變為另一個獨立權利，喪失了從屬權利的作用。因此，在限定一個具體的特征時，首先應當將被限定特征的核心在引用部分表述清楚，以避免權利損失。
（3）從屬權利要求順序排列不當導致的損失。權利2、3是對公知部分的限定，假設在無效階段權利1被否定，由于在該階段只能通過刪除、合并的方式修改權利要求，這時，如果刪除權利1，則產生的問題是，首先權利2或3分別與權利1合并，新的權利1由于沒有增加區別特征不能成立；其次，如果權利2、3同時與權利1合并，需要權利2、3的內容能夠相容，否則無法合并，而且即使合并新的權利1由于沒有增加區別特征仍然不能成立。其次，即使權利4或5與權利1合并成功，由于存在權利4或5與權利2、3的相容問題，以及權利2、3的位置，可能導致損失權利2、3保護實施例的作用。因此，不恰當的引用關系可能導致撰寫損失。
（4）從屬權利要求引用不當導致的損失。很多人習慣于使從屬權利引用權利1，盡管這樣可能有益處，例如當權利1不成立時，任何與1合并的新的權利1可能保持范圍最大。但是這不是最合理的情況，從屬權利的主要作用是在無效階段保證權利1不成立時所形成的新的權利要求成立，然而，過多的從屬權利直接引用權利1也會引發撰寫損失。例如，一個從屬權利的內容與權利1分別合并后，新的多個獨立要求可能喪失單一性，且合并后的權利可能仍然不能成立，這時必然損失權利要求。恰當的權利要求的結構應當是樹狀分層的結構。
應當說，上述的撰寫損失分析非常簡要，實際的情況要復雜的多，而且可能與訴訟階段的證據采集、認定等有關系。而且，申請文件的撰寫損失，大部分在審查階段、無效階段、甚至訴訟階段才能表現出來，為在撰寫階段盡可能減少撰寫損失，利用根據申請目的設計提問問題以及根據申請文件各部分的相互約束關系理順權利要求和說明書，有助于減少撰寫損失。

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